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美国专利:提交申请需尽早 提起无效看时机

中华商标网 www.zhsb.com.cn  时间：2013/4/15 10:21:51

　　美国先发明制改为发明人先申请制日前开始实施，双方重审程序也已开始执行。专家提醒——提交申请需尽早 提起无效看时机

　　在最新的美国专利法修改中，《美国发明法案》将先发明制改为发明人先申请制（first inventor to file)，今年3月16日，该条款正式开始实施。与此同时，新增加的双方重审程序（Inter Partes Review，简称IPR)也已开始执行。对此，专家指出，先发明制改为发明人先申请制后，欲在美国申请专利的中国企业应尽早提交申请，避免被他人抢先。另外，双方重审程序实行以后，在美国挑战专利无效的“主战场”很可能将转向美国专利商标局，中国企业一定要注意提起该程序的时间点，把握好在美国提起专利无效的时机。

　　发明人先申请制实施

　　提交专利申请需尽早

　　在2011年9月16日奥巴马颁布的《美国发明法案》中，美国将先发明制改为了发明人先申请制，意即专利授予先申请的真正的发明人。而此前，美国多年来一直采用的是先发明制，专利授予给最先做出发明创造的发明人。今年3月16日，修改后的该条款正式开始执行。

　　“由于此前美国实行先发明制，所以很多公司有了发明之后不着急申请专利，觉得晚些申请也没事儿，即使被别人抢先了，只要证明了是自己先发明的就可以挽回。发明人先申请制实施以后，很多美国公司都在改变策略，一有成果就第一时间提交专利申请。中国企业若想在美国申请专利，也一定要尽快、尽早。”美国飞翰律师事务所管理合伙人、律师芭巴拉（Barbara McCurdy)告诉中国知识产权报记者。

　　美国采用先发明制时，很多公司都很注重研发文件的保存，因为它可以用来证明某项成果是自己最先发明的。采用发明人先申请制以后，研发文件的保存是否还那么重要呢?芭巴拉表示，即使是采用了发明人先申请制，保存好研发文件依然非常必要，因为美国有一个“源头程序”，如果某项发明被别人盗取并提交了专利申请，只要发明人可以证明该项发明是自己的，盗取者也不一定能够获得专利。而在证明的过程中，研发文件作为证据就可以发挥大作用。

　　在美国，新专利法实施后，如果是双方同时在做某一项研发，哪一方先申请专利，一般专利权就归哪一方。新专利法修改后，现有技术的范围扩大了，有效申请日以前公开的所有技术均属于现有技术。“不过，美国有一项现有技术例外的规定，即发明人一年内公开的信息，可以不作为抵触发明人自己专利申请的现有技术。”美国飞翰律师事务所合伙人王宁玲举例说，例如，发明人和某研究院共同研发了一项成果，提交了一件专利申请，审查员在审查时检索到了一项现有技术，认为该专利申请不能获得授权。但发明人在答复审查意见时如果可以证明，这项技术其实是发明人和该研究院共同研发，该技术就可以不作为抵触该申请的现有技术。

　　双方重审程序已执行

　　提起专利无效看时机

　　除了先发明制改为发明人先申请制之外，前不久开始实施的双方重审程序也是对欲进入美国市场的中国企业可能产生重大影响的一项内容。授权后重审程序（Post-Grant Review，简称PGR)和双方重审程序都是最新的美国专利法修改中新增加的提起专利无效的程序，但是两者对提出的时间要求不一样。

　　“授权后重审程序必须在美国专利商标局授予专利权后9个月内提出，9个月之后，如果要提专利无效，就需要通过双方重审程序进行，但无效请求依据仅限于新颖性和显而易见性，证据也只能是专利及出版物。”芭巴拉告诉中国知识产权报记者，从去年9月16日双方重审程序开始执行至今年1月13日，提交的双方重审程序请求已有139件，到今年1月底为止还没有请求被驳回的。需要提醒中国企业的是，一定要注意提起两个程序的时间限制，一旦错过了时机，将可能带来不可弥补的损失。

　　据了解，由于大量的专利无效案件开始由美国法院转移到美国专利商标局，美国专利商标局也在开始考虑如何制定一些条款让当事人花更少的费用来使用这两个专利异议程序。

　　“不过，这两个程序也有一定的劣势：其证据开示程序比较简单，而根据美国法律中的禁反言原则，已经提出或者应当提出的合理的无效理由，如果当事人败诉，在以后的程序比如法院诉讼中将不能再提出。如果中国企业需要使用这些比较复杂的程序，一定要提前把相关规定了解清楚，或者找比较专业的律师提供帮助，以制定策略和实施方案。”王宁玲说。